北京高院发布2017年度知识产权司法保护十大案例5

二审案号：（2017）京民终28号

合议庭：周波、俞惠斌、苏志甫

原告（被上诉人）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（简称贵阳老干妈公司）

被告（上诉人）：贵州永红食品有限公司（简称贵州永红公司）

原审被告：北京欧尚超市有限公司（简称北京欧尚公司）

【案情】

北京欧尚公司销售了贵州永红公司生产的牛肉棒商品（简称涉案商品），该商品包装正面上部标有贵州永红公司所拥有的“牛头牌及图”商标，中部印有“老干妈味”字样，包装背面标有涉案商品品名为“老干妈味牛肉棒”。贵阳老干妈公司主张该公司注册在第30类豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油等商品上的第2021191号“老干妈”商标（简称涉案商标）为驰名商标，贵州永红公司在涉案商品上使用涉案商标的行为损害了贵阳老干妈公司的注册商标专用权并构成不正当竞争，北京欧尚公司的销售行为亦构成侵权。

一审法院认为，根据贵阳老干妈公司在本案中提供的证据，涉案商标应当被认定为驰名商标。贵州永红公司将涉案商标作为涉案商品的系列名称，会使消费者误以为涉案商品与贵阳老干妈公司具有某种联系，进而减弱涉案商标的显著性。贵阳老干妈公司和贵州永红公司不具有市场竞争关系，不能适用《反不正当竞争法》的相关规定，贵州永红公司的涉案行为未构成不正当竞争行为。一审法院判决贵州永红公司立即停止在其生产、销售的牛肉棒商品上使用“老干妈味”字样，北京欧尚公司停止销售上述印有“老干妈味”字样的牛肉棒；贵州永红公司赔偿贵阳老干妈公司经济损失及合理支出共计四十二万六千五百元。贵州永红公司提起上诉。

二审法院认为，贵州永红公司将“老干妈”作为涉案商品的口味名称，并标注于涉案商品包装正面，属于对涉案商标的复制、摹仿，其能够起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用。虽然涉案商品确实添加有“老干妈”牌豆豉，但“老干妈”牌豆豉并非食品行业的常用原料，“老干妈味”也不是日用食品行业对商品口味的常见表述方式，涉案商品对“老干妈”字样的使用不属于合理使用的范畴。贵州永红公司在涉案商品包装正面使用“老干妈”字样，并将“老干妈味”作为与“原味”、“麻辣”等并列的口味名称的行为，足以使相关公众在看到涉案商品时直接联想到涉案商标，进而破坏该商标与贵阳老干妈公司所生产的豆豉、辣椒酱（调味）、炸辣椒油商品之间的密切联系和对应关系，减弱该商标作为驰名商标的显著性，并不正当利用了驰名商标的市场声誉，构成《商标法》第十三条第三款所指“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形。贵州永红公司的相关上诉理由缺乏事实及法律依据，判决驳回上诉，维持原判。

【点评】

经营者在其商品包装显著位置上将他人驰名商标作为描述商品特征的名称使用，即使确实使用了驰名商标核定使用的商品作为原料，但如果该驰名商标核定使用商品并未成为行业常用原料、该驰名商标并未成为行业常用商品特征名称，则经营者对驰名商标的上述使用方式不具备正当性；且该使用行为会弱化该驰名商标告知消费者特定商品来源的能力，从而减弱驰名商标的显著性，构成《商标法》第十三条第三款所指的损害驰名商标注册人正当权益的情形。