（一）涉案知识产权信息 

涉案专利：“噪音缓解”麦克风附件

专利号：US 8,737,662

（二）涉案当事人信息

原告：Kaotica Corp.

被告一：D1

被告二：D2

（三）基本案情

本案原告方Kaotica Corp.是一家加拿大公司，成立于2009年，注册地为加拿大亚伯达省卡尔加里。公司致力于为本地供应商和企业提供支持，其主营产品Eyeball能够将不需要的声音挡在麦克风之外，以便在声学处理不充分的房间或空间内进行更清洁的录音，简称录音神器。

被告D1公司是一家音频设备技工贸一体化企业，成立于2005年11月。公司主要致力于高端麦克风及附件、电容话筒、专业耳机、录音设备等产品的研发、生产和销售，产品远销至多个国家和地区。

2012年９月５日，Kaotica公司向美国专利商标局递交了名称为“降噪麦克风附件”的专利申请，该专利申请于2014年5月27日获得授权并向公众公开，专利号为US 8,737,662（以下称“涉案专利”）。

该项美国专利要求保护的麦克风附件包括一个泡沫结构件，其上设有二个相贯通的空腔，第一个空腔用于穿过并容纳麦克风，麦克风的声音接收元件处于与第二个空腔相对处，并接收从第二空腔传入的声音，第二空腔入口处设置有噗声滤除器。该麦克风附件可安装到麦克风上，使用麦克风时可吸收各种杂音，有效滤除或降低外界的噪声。

Kaotica公司于2020年1月14日向美国加利福尼亚州中区联邦地方法院递交了起诉状，起诉D1公司侵犯了其涉案专利专利权，同时被起诉的还有售卖侵权产品的线上经销商D2。

（一）原告主张

Kaotica公司指控D1公司违反了美国《专利法》第271条的规定，制造、使用、许诺销售、销售和/或将其被控产品进口到美国，并且被控产品已被出售和许诺在美国出售。Kaotica公司诉称被告方生产、销售、许诺销售的被控产品至少侵犯了涉案专利中的一项权利要求，并提供了被诉侵权产品在美国ebay网（美国一网络销售平台）上销售的相关证据。

网上出现的被控侵权产品属于D1公司的主营品牌并使用其注册商标，产品涵盖录音麦克风、专业数字录音设备、专业监听耳机、支架配件四大品类。原告方向联邦地方法院提供了被控产品与其专利权利要求１中各个技术特征的比对表，其中表明被控产品包括了一种泡沫结构件。但在原告方提供的ebay网的网页证据中，被控产品介绍中描述其主体是一海绵件。

原告方起诉状中的诉讼请求为：

１.请求法院判定被告方侵犯其涉案专利专利权；

２.请求法院判定被告方为故意侵权；

３.请求法院颁布永久性禁令，禁止被告方生产、销售、许诺销售、进口被诉产品；

４.赔偿原告方所有经济损失，包括律师费。

（二）被告主张

被告方D1公司在收到起诉状后，选择申请延期答辩并开展庭外和解。D1公司曾分别于2020年2月4日和3月3日两次向法院提起延期答辩请求，该案主办法官James V. Selna签发了准许延期至2020年4月6日的裁定。与此同时，D1公司在庭外寻求与原告达成和解协议。

（三）案件结果

2020年3月31日，美国加利福尼亚州中区联邦地方法院做出确认原被告双方达成的和解协议的合意判决，认定原告Kaotica公司的涉案专利有效；D1公司的被控产品构成产品侵权。

根据原、被告双方的和解协议，D1以及由D1参股或控股的公司、机构，被禁止：(a)在美国境内和到美国境内制造、使用、销售、许诺销售、广告、促销和进口被指控的产品；以及(b)诱使他人在美国境内制造、使用、销售、许诺销售、做广告、促销和进口被指控侵犯涉案专利的产品。该禁令将于2032年9月5日（即涉案专利的到期日期）终止。

但同时，D1公司无需向Kaotica公司支付此判决书作出之前因侵犯涉案专利而导致的经济赔偿，也无需承担原告的律师费及与此诉讼案件相关的费用支出。D1公司有权在美国之外销售被控产品，但不得诱使购买者进口或转售这些产品到美国境内。

本案的最大特点是在美国专利侵权诉讼程序一般耗时较长的背景下，在不到三个月时间内，原、被告双方即达成和解，极大地节省了应诉成本并获得了可接受的结果。在本案中被告所采取的应诉策略值得情况类似的企业分析借鉴。

（一）美国专利侵权诉讼程序

根据美国现行民事法律制度的规定，专利侵权诉讼适用美国联邦法律，诉讼程序整个流程如下：

1.起诉、应诉、下达案件进度令阶段

首先是由原告方到联邦地方法院提起诉讼，被告方在收到起诉状和传票之后的21天内，需要向法院递交应诉书。然后，由管辖法院的主审法官召集原、被告双方在之后的90天内召开案件管理会议，确定后续审理日程后，由主审法官下达案件进度令。该进度令会排出案件事实调查（证据开示）的范围和截至日期（Fact Discovery）、提出动议的截止日期（Motion Deadline）、权利要求解释听审日期（Claim Construction Hearing）、庭审日期（Trial）等等。在本阶段中被告可像本案中一样提出延期答辩请求，法院会以及时对案件作出判决为目标，决定是否同意被告的延期答辩请求。

2.事实调查阶段

事实调查或称证据开示（Discovery）是美国特有的证据搜集程序，是美国专利诉讼中最琐碎、负担最沉重以及诉讼费用最高的程序。在事实调查阶段，原告需要提交侵权争议书，详细说明侵权理由并明确地指出被控产品。被告方则可以提交专利无效争议书，详细说明专利无效的理由，明确列出与之相关的现有技术。事实调查采用的手段主要有五种：

（1）要求交付文件和实物（Request for Production of Documents and Things），设计研发图纸、销售资料、会计报表，专利申请资料等；

（2）要求承认事实（Request for Admissions）：收到过警告函、专利作过修改等；

（3）书面讯问（Interrogatories）；

（4）庭外证人质问（Deposition）;

（5）传讯证人及证据（Subpoena）。

事实调查阶段一般需要6-9个月。

3.权利要求解释听审

权利要求解释听审也是美国专利诉讼中特有的程序。进行专利侵权诉讼时，须就争议专利的“权利要求”（Claim）文义加以解读剖析，在确定专利保护范围后，开始进一步判断被控专利侵权产品是否因落入专利保护范围，从而构成侵权。因此，关于涉案专利的权利要求如何解释，历来是原被告双方的兵家必争之地。

权利要求解释听审程序通常需要1-2个月。原被告双方互相交换有争议的权利要求词语、术语或是语句，双方对有争议的词语、术语或语句给出的解释及理由。双方磋商解决一部分争议，共同向法院提交一份权利要求解释表，各自向法院提交一份辩护状。在该阶段管辖法院会作出权利要求解释令。实际上案件进行到此阶段，原、被告双方对专利侵权是否成立已有了大致判断，可以向法院请求简易判决（Summary Judgment）以尽早结束诉讼。

4.专家调查阶段

紧随其后的是2-3个月的专家调查阶段（Expert Discovery），在该阶段各方聘请的专家给出技术方面、经济和损失方面的专家报告（Expert Report）；专家接受庭外质问（Expert Deposition），双方挑战对方专家的意见。

5.预审（Pretrial）与庭审阶段

在案件进入预审阶段后，原被告双方交换证人名单和证据清单，建议的陪审团等，预审阶段需要1-2个月的时间，直至案件进入正式开庭审理到作出判决。

由上述介绍可见，在美国进行专利侵权诉讼的程序非常复杂漫长，整个法院审理专利侵权案件的程序时间依美国各州所在地的联邦地方法院案件受理数量与法官人数及审案效率而各不相同，一般约在24个月左右。整个诉讼过程中也涉及到聘请律师、专家以及各种其他费用，往往会消耗大量财力物力。

（二）诉讼策略和程序选择

通常情况下，在美国进行专利侵权诉讼，作为被告方主要的应对策略包括三个方向：一是积极应诉，主张己方被诉产品或使用的方法未落入原告方的专利权保护范围，或者是已有技术的自由使用；二是在管辖侵权诉讼的法院或者在美国专利商标局向涉案专利发起有效性挑战，以驳回原告方的诉讼权利基础；三是与对方进行谈判以达成和解。

前两种应对策略需要经历较长的诉讼程序，对于企业正常经营影响较大。此外，美国专利侵权诉讼案件还以其需要花费高额的律师费而著称，由于美国律师的收费机制多为小时费率制，专利律师收费均高达每小时几百美元，加上需要聘请的各种专家证人等费用，平均下来，在美国一件专利侵权诉讼成本约需300-500万美元，有些案件甚至高达上千万美元，对于资金实力不足和规模不够雄厚，并且在美市场价值不高的企业来说，经综合判断如果胜诉概率较低，那么相比前两种应对策略，寻求和解是更好的选择。

（三）被告诉讼策略分析

本案中D1公司在不到三个月的时间内即快速与原告方Kaotica公司达成和解，主要出于以下三方面考量：

其一，原告方涉案专利专利保护期尚长，专利技术方案不复杂，被控产品与专利权利要求的比对判定相对简单，虽然D1公司的被控产品使用的是海绵材料主体，但仍有较大概率被判落入涉案专利泡沫材料主体的保护范围；

其二，如上介绍所述，在美国打专利侵权官司的周期漫长，且高达几千万元人民币的诉讼成本将成为D1公司的较大经济负担，为避免诉累，与其花费巨额资金去打一场胜率较低的官司，快速与原告方达成和解也不失为一种明智的选择；

其三，本案中D1公司在美市场份额不大，并未深度拓展美国市场。在遭遇美国专利侵权诉讼纠纷时，需要从企业全球布局、市场份额、经济损益、品牌声誉等多个维度全面考量如何处理该诉讼案。

在加拿大Kaotica公司诉D1公司专利侵权案中，作为被告的D1公司在权衡了多方利弊后作出了与Kaotica公司快速和解的决定。对于D1公司来说，在美国市场占其销售份额不大的情况下，暂时退出美国市场，但不需要向原告方支付高额的赔偿金与律师费，并且避免了进入漫长诉讼程序所花费的其他费用是一个不错的纠纷处理结果。

在美国进行专利侵权诉讼周期很长，且成本极高，中国企业在其产品进入美国市场前，必须先进行专利侵权风险排查，确定是否存在进入美国市场后有被诉专利侵权的风险。对于已经进入美国市场且遭遇有专利侵权诉讼纠纷的企业，需要从案件败诉几率、诉讼预期费用，对企业市场布局、市场占有率的影响，经济损益、品牌声誉等多个维度全面考量如何处理该侵权纠纷。

特别是对于北京的企业来说，北京拥有全国最多的涉外知识产权代理服务机构与涉外律师，建有海外知识产权纠纷应对指导机制和相应公共服务资源，在京企业可以充分利用这些有利资源，在第一时间聘请相应的律师或专利代理师对案件进行全方位的分析，判断被控产品是否落入原告方专利保护范围，判断案件进行下去可能会持续的时间，需要投入的费用成本，案件走势，对企业正常经营活动、海外市场战略的影响等。

对于经济体量较小，营收有限，且美国市场占其销售份额不大的企业，可以借鉴本案中D1采取的策略，与原告方快速达成和解，暂时退出美国市场以避免高额赔偿与律师费负担，待经济实力与体量大为增强或对方专利权失效后，再谋求进军美国市场。（北京康信知识产权代理有限责任公司 供稿、首都知识产权服务业协会 整理）