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“防御商标”注册的冷思考——从不同语境下的“防御商标”概念谈起

一、问题的提出:不同语境下的“防御商标”概念

在国内商标界,“防御商标”一直热度颇高,随手搜索,相关自媒体文章不下数百篇,主题多为宣扬“防御商标”在品牌保护中的无上地位。

在这些文章中,“防御商标”概念并不一致。多数文章将商标注册人在主营的商品或者服务范围之外申请的相同或者近似商标称为防御商标,广泛列举海底捞公司申请“河里捞”“海里捞”等商标、小米公司申请各种颜色的米商标等案例。也有部分文章将出于防御目的申请注册的商标通通视作防御商标,并列举华为注册半本山海经,腾讯注册游戏角色名称等案例。

现行《商标法》并无防御商标的概念。“防御商标(defensivemark)”这一概念现存于日本、澳大利亚及我国香港特别行政区、台湾地区商标法律制度中,英国曾建立防御商标制度,但后续取消。在有防御商标制度的国家和地区中,“防御商标”的范围远小于前述国内商标界所主张的,它仅指代注册人在其他商品或者服务上注册的与自己已注册驰名商标相同的商标。

以日本防御商标制度为例,防御商标一般存在严格的限制,在申请、注册和后续的保护上均存在特别规定。


二、日本防御商标制度及其实现

(一)制度内容

防御商标制度依托于商标驰名(well-known)的判断,日本商标法第四条明确将申请注册的商标与他人已注册防御商标相同作为商标不予注册的条件,并设置“防御商标”专章(第七章),阐明防御商标的注册要件、申请的变更、有效期和续展、权利附属性以及视为侵权的行为。日本商标审查指南(ExaminationGuidelines forTrademarks)第十四部分则对防御商标的注册进行了详细的规定。日本防御商标制度可以简要概括为以下几个方面:

1. 申请

在日本注册防御商标,需要在申请的时候选择,其申请官费是申请注册普通商标的两倍:

image.png

注册费与普通商标一致,续展的费用则略低于普通商标:

image.png

2. 注册的条件

依照日本商标审查指南,防御商标的注册需要满足以下条件:①注册人名下存在已经在日本相关公众中广为人知(well-known)的基础商标,且已经注册;②防御商标标志与基础商标相同;③申请注册在与基础商标不同类别的商品或者服务上;④目的是为了避免消费者产生混淆后果的可能。

3.后续的保护

与普通商标一致,日本的防御商标注册有效期为10年,但续展时需要审查是否还符合防御商标的条件。在保护上,防御商标附属于基础商标,随着基础商标的转让而转让,对防御商标的使用行为视为对基础商标的侵犯;与之相配合的是,对于基础商标的使用的效力也可以延续到防御商标,即防御商标可以因为基础商标的使用而避免因不使用被撤销。

(二)制度实现

防御商标制度看起来逻辑缜密、完善,但是从我国商标法的视角出发,则很容易想到一个问题,即“如何让申请人选择注册防御商标”。

毕竟,依照我国现行商标法,申请人可以在任何想要的商品或者服务上注册商标,获得强有力的普通商标保护,防御商标制度麻烦且昂贵,何必舍近而求远呢。考虑到近年来日本就这一制度的存废之争以及防御商标申请量稀少的现状,可以推测日本特许厅可能也为这一问题困扰。

不过,日本在商标审查时依照其商标法第三条,会对申请人的商标使用意图进行考量,并限制申请人申请商标的数量及商标指定商品或者服务的数量(参见日本商标审查指南第一部分第二章MainParagraph of Article 3(1)),这使得防御商标制度在严格审查制度的基础上得以实现和运行。

三、关于我国“防御商标”的冷思考

关于在我国建立“防御商标”制度呼声一直存在,多位企业界全国人大代表曾提议建立防御商标制度,加强对驰名商标的保护,并给予防御商标不使用撤销的豁免权。不过,正如前述,目前日本等建立防御商标制度的国家或者地区均将防御商标限定为与已注册驰名商标商品或者服务类别不同但标志相同的商标。若完整移植日本防御商标制度,那么海底捞的“河里捞”“海里捞”商标、小米公司的全颜色米商标根本无法通过商标审查。

况且,当前以“防御”为名注册商标的行为是否正当着实存疑。

从实践来看,虽然“防御商标”注册已经蔚然成风,但是除了部分知名企业,多数企业的主商标的知名度尚不足以延伸到主营业务以外的商品或者服务上,更不用说其注册的其他商标上,所谓防御,不如说是权利扩张的欲望。

从立法来看,2019年《商标法》在第四条新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请应当予以驳回”的规定,现行《商标审查审理指南》在对该条的解释中,小范围的认可了“防御商标”,规定申请人虽然并非出于使用目的申请注册大量商标,但如果是“基于防御的目的申请与其注册商标标识相同或者近似的商标的”,可以不适用上述第四条的规定。但必须注意的是,上述规定仅限于“相同或者近似”的商标,对于动辄申请注册词库的行为,即便申请人自我主张“防御”,也难说正当。

不过,必须承认的是,在我国现行商标制度下,扩张式“防御商标”注册行为将可能长期延续,毕竟,大型企业有事先搭建驰名商标保护藩篱的需求,而在低规费背景下,用低成本的注册实现更强保护,何乐而不为。(作者:郑楠 国家知识产权局商标局  本文仅代表作者观点,不代表北京市知识产权公共服务中心立场。)



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